导语：随着中外贸易关系 的日益密切，代理人或代表人抢注国外企业商标的现象也有愈演愈烈之势。商标法也为此特别设立专门的法律条款，即商标法第十五条来加以规制。但在实际适用法 律的过程中，却又常常会遇到众多仅从法律条款书面上所无法解释的问题。我司在最近的实务实践中就遇到一个法律适用的问题，即被抢注的商标是否必须要满足被 代理人或者被代表人“在先使用或在先拥有”这一条件？本文将结合最新操作的案例来对这一问题进行探讨。

一、现行法律、规章规定：

《商标法》第十五条规定：未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册，被代理人或者被代表人提出异议的，不予注册并禁止使用。
就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。

《商标审理标准》规定，被代理人的商标包括：（1）在合同或者授权委托文件中载明的被代理人商标；（2）如当事人无约定，在代理关系已经确定时，被代理人 在其被代理经销的商品/服务上，已经在先使用的商标视为被代理人商标；（3）如当事人无约定，代理人在其所代理经销的商品/服务上所使用的商标，若因代理 人自己的广告宣传等使用行为，已足以导致相关公众认为该商标是表示被代理人的商品/服务与他人商品/服务相区别的标志，则在被代理人的商品/服务上视为被 代理人的商标。被代表人的商标包括：（1）被代表人已经在先使用的商标；（2）其他依法属于被代表人的商标。

从上述规定可以看出，该款所指的被代理人或者被代表人的商标，应该是指被代理人或者被代表人在先使用或拥有的商标，即该商标是依法属于被代理人或者被代表 人所有。从实践中来看，可运用商标法第15条的商标案件，也大多是针对被代理人或被代表人在先拥有某商标，代理人或代表人通过经销或者代理关系知晓了被代 理人的商标而进行抢注的行为。

那么，对于代理人或者代表人在先拥有（或申请）、而实际是由被代理人或被代表人进行使用的商标，是否仍然可以适用该条款呢？针对这一案件类型目前暂时没有成熟的审查标准，也没有比较完整的理论研究。笔者将结合BOB代理的一件关于代理人抢注的案件对该问题做进一步的探讨。


二、案情介绍

“TANDY”商标是日本著名的化学产品公司A公司在第2类油漆及涂料等商品上使用多年的商标。2003年，A公司在中国设立了独资企业,并雇佣了余某 作为该独资公司的副总经理，实际主持在华的全面业务。2006年，该余某以个人名义向商标局申请注册了“恬迪”商标，指定使用在第2类涂料等商品上。 2008年，该余某向A公司建议，“TANDY”品牌在中国市场需要一个对应的中文品牌，且在销售中使用该中文名称品牌较好为由，建议A公司在中国同时使 用“恬迪”商标。后A公司听从了余某的建议，自2008年以后，在中国销售及宣传产品时开始同时使用了“TANDY 恬迪”品牌。2009年，A公司发现了余某在公司财务运行中有重大经济犯罪的嫌疑，并发现本来准备注册的“恬迪”商标早已被余某以个人名义抢先进行了申 请。A公司被迫向中国公安机关进行了报案，并在报纸上进行相关情况的申明。同时，针对余某抢先注册的“恬迪”商标向商标局提起异议。
商标局以被异议商标“恬迪”与异议人引证的在先注册商标“TANDY”商标未构成近似为由驳回了A公司的异议申请。A公司不服该裁定，后向商评委提起了异议复审。
商评委经裁定认为，在案证据可以证明被申请人余某在被异议商标申请注册之前曾在申请人A公司及关联公司任职，其对申请人的“TANDY商标应当知晓，考虑 到实际中申请人将“TANDY”与“ 恬迪”一起对应使用，在市场上已经形成对应关系。两商标若共存于市场，易造成消费者混淆误认，故两商标在油漆等商品上已构成相同或类似商品上的近似商标。 被申请人在油漆等商品的注册构成《商标法》第十五条所指“未经授权，代理人或者代表人以自己的名义将被代理人或者被代表人的商标进行注册”之情形。

三、分析与总结

本案的突破点不仅仅在与对“代理人或代表人”做了广义解释，即体现了《商标审理标准》中对于代理关系及代表关系的规定：“该条所述的代理人不仅包括《中华 人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》中规定的代理人，也包括基于商事业务往来而可以知悉被代理人商标的经销商。代表人系指具有从属于被代表人 的特定身份，执行职务行为而可以知悉被代表人商标的个人，包括法定代表人、董事、监事、经理、合伙事务执行人等人员。”

而且本案引发的更重要的一个问题在于，针对代表人首先取得了商标（申请），尔后利用代表关系之便推荐被代表人使用该商标的情形，商标的归属问题该如何定论呢？

商评委的裁定给出了肯定的回答，认为考虑到实际中申请人（被代表人）将“TANDY”与“恬迪”一起对应使用，在市场上已经形成对应关系。两商标若共存于市场，易造成消费者混淆误认。从侧面认可了被异议商标理应属于被代表人所有。

那么，这种特殊的商标代理关系，可否称之为“商标的反向代理”呢？

上述案件中，尽管代表人余某首先申请了被异议商标，但是商标的使用和宣传均由A公司进行，该商标在市场上也最终形成了与A公司唯一的对应关系。代表人余某 仅仅是利用与A公司的代表关系，借用A公司的知名度及对商标的使用来扩大该商标的知名度。而余某本人并未对该商标的知名度形成做出直接的贡献。余某企图坐 收该商标知名度的行为无疑是对商业道德的破坏，也是对诚实信用原则的践踏。

认定商标的归属问题，应该回归到商标的本质，即商标的功能在于能够表示商品的来源及出处。当商标的这一最基本的功能指向某一特定的主体，即可以认为该主体即为该商标的归属。本案中，认定被异议商标属于被代表人所有也是情理之中。

当然，本案具有一定的特殊性，即A公司经多年使用的外文商标具有一定的知名度，余某在知晓该外文商标的知名度之下，推出了与该外文商标读音近似的中文商标 进行注册。从商评委的裁定来看，也是从该中文商标与该外文商标共存于市场易造成消费者混淆误认的前提出发，认定了其行为违反了商标法第15条的规定。换言 之，如果仅仅是单纯的，代理人或代表人首先申请并注册了某商标，后利用代理关系或代表关系，借用代理人之手使用该商标的情形，基于我国目前注册在先原则， 商标的归属该如何进行判定呢？

尽管新商标法在修订时，对第15条增加了对代理关系的扩大解释的规定，但是对于上述商标的反向代理情形并未给出明确的解决方法。

笔者认为，只要被代理人或被代表人能够举出能证明该代理关系的确凿证据，且能够证明通过被代理人或被代表人自身的使用与宣传，使得该商标最终在市场上与之形成唯一对应关系的情况下，都应该认为属于第15条关于代理关系的认定。

对于商标权利人，尤其是海外商标权利人，在中国境内开展业务时经常会在华设有专门的代理人或经销商。在开展业务的同时，也要防范代理人或代表人的抢注知识 产权的行为，做到防患于未然。尽量做到在开展业务之前就对知识产权进行事先注册保护。对于未事前注册的，要尽量保留与代理人或经销商签署的合同协议等书面 证据，同时在合同或协议中尽量载明关于知识产权的明确规定，只有这样，才能有效的保护自身权益不受侵害。

注：由于涉及到客户信息，案件中的公司及商标信息进行了处理。

 

上海博邦知识产权服务有限公司
执笔人：注册事业部 钱旻 姚晓晴
2014年07月29日