导语：“源于台湾，香闻世界”，富有小资情调的上岛咖啡曾经风靡一时，赢得追求时尚品味生活人士的极大青睐。然而，围绕上岛商标，对知识产权保护细节的忽视，酿就了日后腥风血雨的纷争。

一、现行法律规定
我国现行《著作权法》第二十四条第（一）款规定，“使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同，本法规定可以不经许可的除外。”
从上述规定可以看出，使用他人作品应当同著作权人订立合同，保留书面证据至关重要

二、案件回顾
1986年，陈文敏在台湾注册“上岛及图”商标。1997年，陈文敏来到大陆，与其他几个台湾商人共同筹备成立海南上岛公司（上海上岛公司的前身）。公司 筹备期间，为建立企业标识，陈文敏提供了“上岛及图”的图样。公司决定先以投资人之一A某在天津已有公司广泰国际工贸有限公司（简称广泰公司）名义注册 “上岛及图”商标，之后再转让给新公司。
同年，广泰公司就与陈文敏在台湾注册的“上岛及图”商标同样的标识向商标局提出商标注册申请，后经核准注册（第1207183号、第30类）。
1998年，海南上岛公司成立，游昌胜任董事长、陈文敏任总经理。1999年，经核准，广泰公司将“上岛及图”商标转让给海南上岛公司。
2000年7月29日，海南上岛公司召开董事会，决定将公司总部转移至上海。同日还签署了“上岛咖啡注册商标转移协议”，载明：“原海南上岛公司登记注册的商标，在上海公司注册完毕之后，无条件地转移至上海公司。”陈文敏签字同意。次年，上海上岛公司成立。
2001年，陈文敏退出上海上岛公司，并在杭州注册成立了杭州上岛公司。2003年，陈文敏与杭州上岛公司签订了许可协议，许可杭州上岛公司使用“上岛图案”美术作品，并保证不向任何第三方授予许可使用“上岛图案”的权利。
2002年，经商标局核准，海南上岛公司将“上岛及图”注册商标转让给上海上岛公司。
2003年2月，上海上岛向杭州市工商局举报，告杭州上岛侵犯其商标权。陈文敏和杭州上岛也不甘示弱，一方面向上海市第二中级人民法院提起诉讼，认为上海 上岛公司将“上岛图案”作为商标使用，侵犯了杭州上岛公司和陈文敏的著作权。同时，就上海上岛公司受让的、由广泰公司申请注册的第1207183号“上岛 及图”商标（简称争议商标）向商评委提出撤销申请。

上海市二中院认定，杭州上岛公司和陈文敏所谓“上岛图案”美术作品被注册为商标以及转让，未经著作权人陈文敏许可的说法，未得到相应的证据支持。陈文敏完 全了解“上岛图案”美术作品已用于第30类商品商标注册，也同意将相关注册商标转让给上海上岛公司。故判定上海上岛未侵犯其著作权。
但是，商评委却持不同态度，其裁定认为：根据著作权法的相关规定，著作权的许可使用属于要式法律行为，使用他人作品应当经过著作权人明确许可，并同著作权 人订立许可使用合同。上海上岛公司称陈文敏知晓本案争议商标的注册过程，但未提交“上岛及图”商标原始注册人广泰公司与著作权人陈文敏订立的著作权许可使 用合同，或者陈文敏明确许可广泰公司将其作品“上岛及图”图案申请商标注册的书面授权文件，或者其他能够证明陈文敏授权注册的证据。可以认定广泰公司是在 未经授权的情况下，擅自将陈文敏在先享有著作权的“上岛及图”标识图案申请商标注册，其行为侵犯了陈文敏享有的在先权利。根据商标法第三十一条的规定，撤 销由广泰公司注册的“上岛及图”商标。

上海上岛公司不服，在法定期限内向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。此后，北京市一中院和高院却做出了完全不同的判决。

北京市一中院认为，虽然著作权法第二十四条规定，使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同。但不能由此得出，没有订立书面合同，就否定许可法律关系的 存在。广泰公司于海南上岛公司成立之后将该商标转让给海南上岛公司，又将该商标无条件转让给上海上岛公司，陈文敏作为海南上岛公司的总经理、董事会议的参 加者以及商标转让的受益者，其不仅知晓争议商标的转让事实，而且积极促成了争议商标的使用和转让，由此可以证明争议商标的注册得到了陈文敏的认可，没有损 害陈文敏享有的在先权利。对于商标使用行为的认可，必然意味着对于之前的商标注册行为的追认。最终判定维持第1207183号“上岛及图”商标继续有效。
商标评审委员会、杭州上岛公司和陈文敏均不服一审判决，分别上诉至高院。

最高院认为：本案争议焦点在于广泰公司1997年申请注册争议商标时是否事先征得了陈文敏的许可。就本案而言，无论是商标评审程序还是诉讼程序中，虽然上 海上岛公司向商标评审委员会和一审法院提交了大量证据欲证明陈文敏对争议商标的注册和转让知晓并认可。但是，恰恰在本案最关键的事实，即广泰公司是否在事 先得到陈文敏本人明确授权后实施的“上岛及图”商标申请注册行为无法得到证实，而能够证明的均是“上岛及图”被注册商标以后陈文敏对该商标的转让和使用的 意思表示。在2000年7月29日海南上岛公司股东会上陈文敏同意将上岛咖啡注册商标无条件转让给上海上岛公司，由此可以推定陈文敏事后得知其作品已经被 注册为商标，且未表示反对，但不能认为广泰公司申请注册争议商标时事先争得了陈文敏的许可。现有证据表明，广泰公司申请注册争议商标时并未争得陈文敏许 可，侵犯了陈文敏的著作权，其行为具有违法性。2000年7月29日陈文敏得知其作品被申请注册为商标未表示反对意见，该意思表示对陈文敏并无法律上的拘 束力。后双方发生纠纷，陈文敏于2003年4月22日在法定诉讼时效期间内申请撤销争议商标，商标评审委员会予以审理并撤销争议商标并无不当。上海上岛公 司以陈文敏违反诚实信用原则，禁止反悔为由进行抗辩，本院不予支持。

表面上看杭州上岛赢得了暂时的胜利，但是两家的斗争还远没有结束。当商标权遭遇著作权，该如何平衡与取舍，留给人们太多的思考。

三、分析与总结
笔者认为，看似复杂的本案其实可以简单化。我国《民事诉讼法》第四十六条规定了“谁主张，谁举证”的举证原则。“上岛及图”的作者陈文敏主张其拥有该作品 的著作权，现有证据亦能予以证明。上海上岛主张其注册“上岛及图”商标征得了作者陈文敏的同意，则其负有相应的取证责任。根据原《著作权法》第二十三条规 定：“使用他人作品应当同著作权人订立合同或者取得许可，本法规定可以不经许可的除外。”关于“取得许可”，不应当简单地理解为只要双方曾有过接触、作者 有希望对方使用的愿望即“取得了许可”，除非作者的意思表示是非常明确的。再者，在双方没有明确使用作品的方式、范围、期间、付酬标准、法等著作权许可使 用合同中最基本内容的前提下，许可使用合同应视为还没有成立。
2001年著作权法修订以后，对许可使用进行了规范，第二十四条第（一）款规定，“使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同，本法规定可以不经许可的除外。”新法删除了原著作权法中“取得许可”的规定，明确表示需签订许可使用合同。

上岛之争的教训是惨痛的，对知识产权保护细节的忽视而导致的巨大损失，最终只能由疏忽者一方买单。

同时，上岛之争也给旁观者上了生动的一课。
作为著作权的所有者一方，处理作品的许可使用应当谨慎为之。如果不注意保护，自己的作品就有可能成为他人的囊中之物。在将自己的作品许可他人使用时，不应当仅看重眼前利益，而应当签署付酬方式灵活的、可持续发展的合同，以最大化保障自己的利益。
作为使用者一方，取得他人作品的使用许可更不可大意，否则只能为他人做嫁衣裳。书面的许可合同是不可缺少的，对合同的履行细节也应严密把关，不可掉以轻心。

 

上海博邦知识产权服务有限公司
执笔人：注册事业部 姚晓晴
2014年09月28日